何謂「讓與、授權與技術轉移」？

2024-08-10

所謂的讓與，就是智慧財產權人（例如專利權人或專利申請權人）將其權利移轉給受讓人，而由受讓人於其所受讓的範圍內取得出讓人所移轉讓與之智慧財產權。

就我國專利法的規定而言，可以讓與的標的不只是專利權，還包括專利申請權（專利法第六條參照）。因此讓與並不需要在取得專利權之後才可進行，在專利申請前與申請過程中都可以讓與。此外，由於專利為無體財產權，並不像一般的有體物有無法分割的限制，因此讓與也不必一定要將百分之百的權利全部讓與，而可以考慮讓與部份的權利，而與受讓人成立共有關係。
專利申請權人若將其專利申請權讓與給受讓人，就由受讓人取得專利申請權人對該專利申請之權利，而可依法提出專利申請或續行申請。相對的，若專利權人將其專利讓與給受讓人，則由受讓人於受讓範圍內取得專利權人對該專利之所有權利，而成為該專利之專利權人，受讓人自可於法令範圍限制內實施其所受讓之專利權。

由於專利法並未對授權實施的內容有特別之限制，因此專利權人若不願意將其所有的權利都授權給一個特定的被授權人時，專屬授權亦可考慮以銷售區域、時間、產品等不同之事項作區隔，並分別以專屬授權方式授權給不同的專屬被授權人。

另一點值得特別注意的，就是我國專利法第五十九條的登記對抗規定。根據該條規定，專利權人以其專利權讓與他人實施時，非經向專利專責機關（現在為智慧財產局）登記，不得對抗第三人。由於此條規定明文採取登記對抗主義，因此專利受讓於若未經登記，在發生「一權兩賣」的情況時，將無法對抗已經先登記的其他受讓人。例如甲將Ａ專利賣與乙，若乙並未向智慧局辦理專利讓與登記時，甲又將Ａ專利賣給丙，而丙卻先到智慧局去辦理讓與登記時，乙就無法以先受讓而主張應由其取得該專利權。

若要讓與專利，根據專利法施行細則第四十條之規定，應由原專利權人或受讓人備具申請書及專利證書，並檢附讓與契約或讓與證明文件。

何謂「授權」？
授權乃是智慧財產權中最普通，也是最常見的一種利用方式。與「移轉」(transfer或assign)不同之處，乃在於移轉是智慧財產權人（例如專利權人）將其所擁有的權利讓與給受讓人，也就是俗稱的「賣斷」，一旦移轉之後，權利人就不再對該智慧財產權擁有任何的權利。

相對的，授權（license）則是智慧財產權人保留其權利，但是在一定的情況之下，經智慧財產權人同意（約定實施）或在符合法律規定（特許實施，專利法第七十六條）的情況下，被授權人（licensee）於支付一定的對價（權利金royalty）之後，得以在授權範圍之內合法的利用或實施該智慧財產權。
而在智慧財產權實務上，專利授權實施還可依其性質，區分為專屬授權與非專屬授權二類。

所謂專屬授權（exclusive license），就是專利權人在一定時間與地域之內對特定專利只授權被授權人一人實施其專利。若一旦為此種授權，專利權人就不得再授權其他第三人在該特定之時間或地域內實施其專利權，也不得自行實施其專利權。

由於專利法並未對授權實施的內容有特別之限制，因此專利權人若不願意將其所有的權利都授權給一個特定的被授權人時，專屬授權亦可考慮以銷售區域、時間、產品等不同之事項作區隔，並分別以專屬授權方式授權給不同的專屬被授權人。

例如，專利權人甲可以根據地區劃分，而將台灣地區的專利實施權利專屬授權給Ａ公司，將美國地區的實施權利專屬授權給Ｂ公司，或將歐洲地區的實施權利專屬授權給Ｃ公司。若是以時間作區隔時，例如可考慮對甲公司專屬授權三年，待三年期滿時再考慮是否繼續延長或另行專屬授權給乙公司。若專利權人也數種專利或產品時，亦可考慮將Ａ專利或產品專屬授權給甲公司，而將Ｂ專利或產品專屬授權給乙公司。

相對的，非專屬授權（non-exclusive license）則是指智慧財產權人（例如專利權人）在一定區域、時間內，可對同一種專利或產品授權給二位以上的被授權人實施。因此，專利權人可以隨時在同一時間或地區內，對同一專利或產品授權其他第三人實施，或自行實施其專利權。目前，在專利授權實務上，以非專屬授權方式最為常見，例如國內資訊業者與國外專利權人所簽訂的授權合約，幾乎都是屬於非專屬授權。

不過，不論是專屬授權或是非專屬授權，值得注意的一個問題，就是可否以轉授權（或再授權，sublicense）的方式由被授權人以外的第三人實施該專利的問題。一般而言，由於該第三人並非原來授權契約的當事人，因此並不受授權契約的拘束，故原則上授權契約都明文禁止轉授權，或是要求必須先經過專利權人書面同意後方可轉授權，值得專利權人特別注意此問題。

另外一個應注意的問題，就是我國專利法第五十九條對授權明文採取登記對抗主義，因此專利授權於若未經登記，將無法對抗已經先登記的其他受讓人。此種登記對抗原則，在一般非專屬授權影響不大，但是對專屬被授權人則十分重要，例如若專利權人甲將X專利以專屬授權方式授權乙於台灣地區實施，若乙因不知悉法律規定而未能就該專屬授權事項加以登記，而甲嗣後又將該專利台灣地區實施的權利專屬授權給丙，而丙先就該專屬授權事項辦妥登記時，則乙就無法對抗丙，反而會由丙取得X專利台灣地區的專屬授權權利。

若專利權人將其專利授權他人實施，而欲登記此等授權事宜時，根據專利法施行細則第四十二條之規定，應備具申請書敘明授權部分、地域、期間，檢附契約，由當事人連署，向專利專責機關申請登記。若國內業者根據專利法第七十六條之規定申請特許實施時，專利法施行細則第四十六條則要求申請人應備具申請書，敘明理由並檢附詳細之實施計畫書，向專利專責機關申請之。若經專利專責機關特許該申請人實施他人之專利後，特許實施權人，應按年將實施情形向專利專責機關申報。

除此之外，專利法對專利授權還有其他的規定，值得專利權人特別注意。例如專利法第七十九條之標示義務就規定，專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之，其未附加標示者，不得請求損害賠償。

何謂「「技術移轉」？
所謂「技術移轉」( technology transfer )，就是由技術提供者（技術擁有者）透過簽訂技術移轉合約或其他契約的方式，對技術需用者或技術接受者根據約定提供技術、機器設備、技術資料、製程資料或其他資訊與服務，使技術需用者或技術接受者能夠據以實施該等技術。

技術移轉之優點，在於可減少自行研究發展的大量投資、避免錯誤或延誤商機、並可符合技術需用者之需要、節省研發人力與時間，提高技術水準、增加生產力與競爭力，此外還可將有限資源作更有效的利用。當然，透過適當的技術移轉還可以防止侵權訴訟的危險。因此，不論是國內研發單位與企業之間，或是國家與國家之間，技術移轉都是提高技術水準，切入市場，發展商業化產品的最佳方式。

另一方面，對技術提供者而言，則可利用技術移轉控制或擴大既有的市場或相關市場，並可從技術移轉過程中獲取權利金以回收研發之投資。此外，藉由技術移轉，亦可尋求合作夥伴，或切入難以打進的國外市場，或是從技術接受者的使用情形修改自己的技術。如果與投資結合，還可增強競爭力並獲取更高的回收。

因此，技術移轉是一種有利於技術提供者與技術接受者雙方的活動。但是，由於技術接受者往往在獲得技術之後，反而成為技術提供者的競爭對手，尤其是歐美各國因為日本、韓國等國，自歐美大量移轉技術之後，取代歐美技術提供者原有市場之影響，使得技術提供人對於技術移轉較為保守，特別是在尖端科技方面更是如此。雖然如此，國內業者亦不必將技術來源限於歐美或日本等國，還可以從其他國家或地區（例如東歐與俄羅斯等）取得相同或類似的技術。因此，技術移轉之成功，不但要作技術方面之考慮，還要斟酌雙方進行技術移轉之意願，方有可能成功。

另外，就目前國際上所出現的技術移轉類型而言，種類繁多，並無一定的類型，而必須由廠商根據自己實際的需要與個別的狀況決定採行下列所示的某一種或數種的技術移轉類型：

1. 購買機械設備或整廠輸出（ turn-key ）
2. 購買專門技術或 know-how
3. 授權（包括專屬授權, exclusive license 與非專屬授權, non-exclusive license ）
4. 合資（ Joint Venture ）
5. 利用創投公司投資具有前利的科技公司
6. 策略聯盟（ strategic alliance ）包括上下游業者之聯盟、生產者與行銷者之聯盟、共同研發聯盟與產業科際整合聯盟等不同類型。
7. 購併（ Ｍ＆Ａ ）
8. 對沖協定（ offset agreement ）（工業合作協定）
9. 產學合作，包括育成中心（ incubator ）、工業合作計畫（ industry liaison program , 例如史丹佛大學之史丹佛工業創新中心）、補助研究計畫（例如 Hoechst A.G. 與麻省總醫院的分子醫學研究計畫）與成立衍生公司等類型。

至於進行技術移轉的步驟與程序，則可以包括下列數個階段，業者應該根據不同的階段採取不同的因應措施：

1. 尋找所需要的技術來源（若技術來源為美國，應特別注意美國的經濟間諜法問題）。
2. 確認技術來源與技術提供者之技術與適法性（通常透過簽訂 ＮＤＡ，Non-Disclosure Agreement 方能取得相關技術資料的介紹）。
3. 評估所欲引進的技術是否符合需求。
4. 進行技術移轉契約的談判（應結合法律、技術與管理部門）。
5. 簽訂技術移轉契約。
6. 根據技術移轉契約履行。